Nieuwe Europese merkenverordening: tijd voor actie?
Heel wat lezers kregen onlangs een brief in de bus van hun merkenbureau i.v.m. de nieuwe Europese merkenverordening. Die brief zorgde vaak voor onduidelijkheid. Wat houden die wijzigingen aan de Europese regelgeving nu concreet in?
Wat moet u vandaag zeker nakijken en wanneer moet u nu dringend actie ondernemen om te vermijden dat de bescherming van de merken van het bedrijf uitgehold wordt?
Welke nieuwe mogelijkheden heeft u binnenkort om goederen die hun eindbestemming buiten de EU hebben, toch in beslag te laten nemen? Wordt een merk beschermen nu ook effectief goedkoper?
Registratie merken
Welke goederen of diensten?
Bij de registratie van (Europese) merken (vroeger ‘Gemeenschapsmerk’, nu ‘Merk van de Europese Unie’) moet u altijd aanduiden voor welke goederen en diensten het bedrijf dat merk zal gebruiken. Die aanduiding is belangrijk omdat u zich enkel kunt verzetten tegen ondernemingen die uw merk of teken gebruiken voor dezelfde of soortgelijke goederen en diensten.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zgn. Nice-Classificatie, een systeem waarbij goederen en diensten ingedeeld worden in 45 klassen. Elke klasse heeft een ‘hoofding’, de zgn. class heading, die aangeeft welke types goederen deel uitmaken van die klasse (bv. klasse 25: kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels). Vervolgens bevat elke klasse een alfabetische lijst van alle goederen en diensten die binnen de klasse vallen (bv. klasse 25: o.a. boxershorts, overhemden, hoge hoeden, pantoffels, enz.).
Vóór juni 2012 was het een gangbare praktijk om bij de registratie van een merk enkel de hoofding van de klasse aan te duiden. Er werd algemeen aangenomen dat het merk, door de hoofding aan te duiden, geregistreerd werd voor alle goederen en diensten die deel uitmaakten van de alfabetische lijst van die klasse.
Nu strengere regels
In 2012 besliste het Europese Hof van Justitie in het IP Translator-arrest (HvJ, C307/10 d.d. 22.06.2012) dat een inschrijving op een hoofding niet langer geldt voor alle producten in die klasse, maar enkel voor de letterlijke omschrijving van die hoofding. Als het bedrijf bv. een Europees merk bezit voor ‘kledingstukken, schoeisels, hoofddeksels’ en het fabriceert overhemden, dan is er geen probleem. Als u de hoofding ‘kledingstukken’ letterlijk interpreteert, dan vallen overhemden nog altijd onder die hoofding. Het ligt anders als het bedrijf bv. zakdoeken produceert. Als u de hoofding letterlijk interpreteert, zijn zakdoeken immers geen kledingstukken. Ook al staan zakdoeken op de alfabetische lijst, toch is het merk met een inschrijving onder de hoofding ‘kledingstukken’ dus niet langer afdoende beschermd.
Nieuwe verordening
De nieuwe verordening (Verordening 2015/2424 d.d. 16.12.2015) voorziet nu in de mogelijkheid om een verklaring in te dienen bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). In die verklaring bevestigt u dat u op het moment van inschrijving niet enkel de producten die letterlijk in de hoofding vermeld staan geclaimd heeft, maar ook andere producten in dezelfde klasse. Die producten moet u dan uitdrukkelijk opsommen. Die verklaring moet u indienen vóór 24.09.2016 en ze is enkel mogelijk voor Europese merken geregistreerd vóór 22.06.2012 en niet voor Benelux- of andere nationale merken.
Wat doet u nu concreet?
Indien het bedrijf beschikt over één of meerdere Europese merken die geregistreerd zijn vóór 22 juni 2012, kunt u dus het best nakijken voor welke goederen en diensten het merk geregistreerd werd. Dat kunt u doen door uw merkenbureau of advocaat te contacteren of door deze lijst zelf te raadplegen. U vindt de lijst op het bewijs van uw merkenregistratie. U kunt deze ook online raadplegen via de ‘eSearch plus’-dienst op de website van het EUIPO ( https://euipo.europa.eu ). Daarbij kijkt u het best na of de lijst van goederen en diensten voldoende gedetailleerd de activiteiten van de onderneming omschrijft. Indien dit niet het geval is, kan een verklaring om de lijst te verduidelijken uw rechten mogelijk helpen vrijwaren.
De mogelijkheid om een verklaring in te dienen bestaat enkel voor merken waarbij de omschrijving van goederen en diensten enkel de volledige hoofding van één of meerdere klassen bevat. Toch contacteert u in elk geval het best uw merkenbureau of advocaat indien de lijst van goederen niet voldoende precies lijkt. Zelfs indien het niet mogelijk is om een verklaring in te dienen om de lijst te verduidelijken, bestaan er nog andere methodes om een merk te beschermen (bv. inschrijving nieuw merk).
Voor Benelux-merken verandert er niets en hoeft u geen actie te ondernemen.
Andere nieuwigheden
Niet-traditionele merken
Een andere nieuwigheid is dat het vanaf september 2017 eenvoudiger wordt om niet-traditionele merken zoals geluiden, smaken, geuren en kleuren te registreren. Het is dan namelijk niet langer nodig om merken grafisch voor te stellen, wat moeilijk of zelfs onmogelijk was voor bepaalde categorieën van merken. Daarbij is het nog steeds lang niet zeker dat elk van dit soort merken geregistreerd zal kunnen worden, maar er wordt alvast een belangrijk obstakel verwijderd. Het is nog even afwachten op de eerste registratie van bv. een geur of een smaak om te kijken hoe deze mogelijkheid in de praktijk gebruikt zal worden.
Certificeringsmerk
Vanaf 23 juni 2017 wordt er een nieuwe categorie van merken gecreëerd, namelijk de ‘Uniecertificeringsmerken’. Certificatie-instellingen of -organisaties zullen een merk kunnen registreren dat door hun leden gebruikt kan worden om aan te tonen dat hun goederen of diensten voldoen aan de standaarden die voorgeschreven zijn door deze instellingen.
Nieuwe prijszetting
De registratie van een merk voor één klasse kost voortaan € 850, voor twee klassen € 900 en vervolgens € 150 per extra klasse. Vroeger betaalde u € 900 ongeacht het aantal klassen. De tienjaarlijkse hernieuwing van een merk kost nu evenveel als de registratie. De prijs voor het indienen van een oppositie- en nietigheidsverklaring tegen een registratie van merken die indruist tegen bestaande merken, is nu verlaagd naar respectievelijk € 320 (vroeger € 350) en € 630 (vroeger € 700).
Goederen in transit
De positie van de merkenhouder wordt aanzienlijk versterkt voor goederen in transit. Vroeger was het niet mogelijk om goederen met een eindbestemming buiten de EU in beslag te nemen, tenzij de merkeneigenaar kon bewijzen dat de goederen toch in de EU op de markt aangeboden zouden worden. De nieuwe verordening voorziet nu echter dat goederen in transit toch in beslag genomen kunnen worden indien deze inbreken op een Europees merk.
Het is dan aan de eigenaar van de namaakgoederen om te bewijzen dat u de verkoop van de goederen in het land van bestemming niet kunt verhinderen. Deze wijziging is duidelijk voordelig voor merkenhouders die nu reeds in de EU namaakproducten in beslag kunnen laten nemen die bestemd zijn voor landen met een minder efficiënte haveninspectie en/of douane.
- Controleer nu of u Europese merken bezit die geregistreerd zijn vóór 22 juni 2012. Is dat het geval, ga dan na of de lijst van goederen en diensten waarvoor het merk ingeschreven is de activiteit van uw onderneming duidelijk en volledig omschrijft.
- Als u bij de registratie van een merk enkel de hoofding van de zgn. Nice-klasse aangeduid heeft, dan bent u enkel nog afdoende beschermd als een letterlijke interpretatie van die hoofding al uw producten dekt.
- Is dat niet het geval, dan moet u vóór 24 september 2016 een verklaring indienen (bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU) waarin u uitdrukkelijk opsomt voor welke producten u met die hoofding precies merkenbescherming geclaimd had. Contacteer dus dringend uw advocaat of merkenbureau.
- Voor Benelux-merken verandert er niets en hoeft u geen actie te ondernemen.
- U kunt nu ook beslag laten leggen op goederen in transit die uw merken schenden. Het is dan aan de eigenaar van de namaakgoederen om te bewijzen dat deze goederen in het land van bestemming wél mogen.
Bepaal uw profiel om dit en vele andere adviezen te ontgrendelen.